A Nestlé perdeu uma apelação na Europa por sua tentativa de registrar a forma de quatro retângulos dos chocolates KitKat. Os juízes do Tribunal de Justiça da União Europeia indeferiram sua última tentativa de registrar o formato de seu chocolate, deixando a barra em risco de ser copiada pelos concorrentes. A batalha vem acontecendo há mais de uma década, mas esta última decisão representa um grande revés para os chocolateiros.

O acórdão do TJCE afirmou que o EUIPO (órgão responsável pela concessão de marcas na Europa) deveria agora reconsiderar se a Nestlé pode manter a forma de seus chocolates como uma marca meramente comercial no mercado europeu. A marca original foi concedida em 2006, mas quase imediatamente, foi impugnada pelos concorrentes da Cadbury. Desde 2006, as duas empresas têm ido e vindo nos tribunais da União Europeia (UE) disputando contra a questão do direito de ter ou não essa marca marca válida.

A decisão desta semana foi uma confirmação da decisão judicial de 2016 assegurando que a forma não era distinguível o suficiente para ser uma marca europeia.

Alex Borthwick, advogado europeu especialista em conflitos de marcas afirma:

“Esse julgamento do Tribunal de Justiça da União Europeia é mais um golpe para a Nestlé em sua batalha de longa data com a Cadbury para saber se a Nestlé pode proteger a forma de sua barra de chocolate de quatro retângulos sob a lei de marcas. A decisão é relacionada também a um acórdão do Tribunal de recursos do Reino Unido que no ano passado também decidiu contra a Nestlé.

Ao optar por seguir a opinião do Advogado Geral, divulgado no início de 2018, o TJUE concordou que a marca registrada da Nestlé na UE, uma forma de barra de chocolate com quatro retângulos, não tem distinção em toda a UE.

Para provar o carácter distintivo da sua marca comercial da UE, a Nestlé deve convencer o tribunal de que os consumidores em toda a UE reconhecem que a forma da barra de chocolate indica a origem do produto. A Nestlé conseguiu mostrar evidências de distintividade adquirida de consumidores em alguns estados membros da UE. No entanto, o TJUE considerou que provar o caráter distintivo adquirido em uma parte significativa da UE não era insuficiente: o teste deveria ser mais rigoroso e exigia provas em toda a UE. Dito isto, quando um operador econômico agrupou vários Estados membros na mesma rede de distribuição como se fossem o mesmo mercado, o Tribunal Europeu considerou que a evidência para esse mercado transfronteiriço seria insuficientemente relevante para representar cada um desses estados membros. Esta decisão não ajudou a Nestlé, pois não havia apresentado nenhuma evidência específica de cada Estado membro.

É difícil demonstrar que adquirido caráter distintivo para uma marca tridimensional (de formato), já que se supõe que os consumidores não veem a forma do produto como um símbolo de origem. Neste caso, a Nestlé ultrapassou este obstáculo na UE para muitos estados membros, incluindo o Reino Unido Constrastando marcantemente com a conclusão do Tribunal de Recursos do Reino Unido em seu julgamento de 2017 (em um caso separado) que considerou que a marca registrada da Nestlé no Reino Unido para o formato KitKat não havia adquirido caráter distintivo. A grande dificuldade da Nestlé no caso da UE surgiu do requisito do tribunal de que o caráter distintivo adquirido deve ser demonstrado em toda a UE.”